實用新型通過PCT要求優先權轉變成發明時的困境
作者：陳華
發布時間：2018-11-19
摘要：對于國內的在先申請實用新型專利，要求本國優先權12個月內申請發明，通過這種方式可以將實用新型轉變成發明。但是如果在后申請為PCT申請時，以發明的形式進入中國國家階段，是否還可以實現身份的轉變，本文將對此進行討論。
一、要求本國優先權的案例分析
2011年6月20日，某公司向國家知識產權局提出了一項實用新型專利申請，實用新型處于審查階段，基于對市場及產品的布局，希望通過發明進行保護，該公司于2011年10月12日向國家知識產權局以在先的實用新型相同的主題提出一項發明專利申請，在先的實用新型視為撤回，發明于2013年8月23日授權公告。
上述的案例中通過本國優先權將實用新型轉變成發明，有效地延長了保護期限，本國優先權可以理解為“內到內”，專利法第29條第2款規定：“申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權”。同時細則32條第3款規定：“申請人要求本國優先權的，其在先申請自在后申請提出之日起即視為撤回”。在先的實用新型被視為撤回，主要是基于專利法第9條的規定避免重復授權。
二、PCT申請要求優先權的案例分析
2012年8月14日，某公司向國家知識產權局提出了一項實用新型專利申請，該申請于2013年4月25日被授予專利權，且一直處于授權保護狀態。該公司還于2012年11月11日就同一實用新型提出PCT國際專利申請，要求了2012年8月14在先申請的優先權。之后基于公司的專利布局，于2014年4月14日以發明的形式進入中國國家階段，并進入實質審查階段。
針對上述進入中國國家階段的發明，如果經過審查不存在三性問題，是否可以不做修改便可以在中國國家階段獲得授權，存在幾種不同觀點。
觀點一：認為發明可以不做修改獲得授權，而在先的實用新型視為撤回
理由在于PCT申請要求優先權以本國優先權進行處理，如審查指南第三部分第一章5.2.6中所述“在先申請是在中國提出的，要求優先權的國際申請進入國家階段，應當看作是要求本國優先權”。
但是如果完全以本國優先權進行處理，在先的實用新型需要視為撤回，這樣就會出現一個矛盾，因為在先的實用新型已經獲得授權公告無法視為撤回，而發明不做修改獲得授權，必然導致不符合專利法第9條關于重復授權的規定。
對于PCT申請國際階段要求中國專利或者實用新型的優先權，不是由中國專利法進行規范的，而是由《PCT專利合作條約》進行規范，這種情況可以理解為“內到外”，但是其中包含一種情形就是國家階段進入中國，也可以理解為包含“特殊的內到內”，這種情況與本國優先權“內到內”、外國優先權“外到內”是不同的。
分析可知審查指南中關于“應當看作是要求本國優先權”表述是很精確地，“應該看作是”不代表 就是“是”。如此規定主要是為了法細則第32條第2款中關于不得作為本國優先權基礎的在先申請的規定：1、已經要求外國優先權或者本國優先權的；2、已經被授予專利權的；3、屬于按照規定提出的分案申請。簡單的說，就是當提出PCT申請時，在先的實用新型若存在上述的三種情況，將參考本國優先權處理，視為未要求優先權。若未存在上述的三種情況，將暫時不參考本國優先權處理，在先的實用新型不會視為撤回，因為畢竟國家階段是否進入中國還是未知數。例如上述的案例中，提出PCT申請時，在先的實用新型并未出現這三種情況，針對是否會重復授權的問題，審查指南中規定為“上述問題均留待后續程序中處理”，根據實務操作中，后續程序應該指的是中國國家階段的實質審查階段，將由審查員在OA中指出不符合專利法第9條的規定，綜上可知觀點一的處理方式不妥當。
觀點二：聲明放棄同日申請的實用新型，而發明不需要修改獲得授權
理由在于專利法第9條第1款規定“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利”。
我們先來了解一下法9條的立法意義，在專利審查實踐中，由于對發明專利申請須進行實質審查，因而耗時較長、授權相對較晚，而對實用新型專利申請由于不進行實質審查，因而耗時較短、授權相對較早。但是，如果對同一申請人就同樣的發明創造分別授予實用新型和發明兩項專利權，則不當地擴大了申請人的權利、有違公平原則。因此，鑒于實用新型專利的法定保護期短于發明專利法定保護期，該款規定先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利。這既有利于尊重和維護申請人的專利申請權與選擇權，也有利于維護公平的社會秩序、防止專利申請人通過專利權的重疊及其法定保護期的重疊不當地擴張自己的利益。
針對法9條第1款規定的關于“申請人聲明放棄該同日申請的實用新型專利權，可以授予發明專利”的特殊規定，在實務操作中，需要同時符合形式上和實質上的要求。例如，同日申請的實用新型和發明的申請日相同，此處的申請日不包括優先權日。如果采用電子申請，需要在同日申請的實用新型和發明的請求書中勾選同日申請的選擇。
因此，分析上述的案例可知，兩者的申請日是不同的，雖然在后的PCT申請要求了優先權，僅僅是實用新型的申請日與PCT申請的優先權日相同。此外，兩件申請提交時也無法在請求書中勾選同日申請的選項，同樣也無法滿足法9條第1款中的特殊規定。因此，無法通過聲明放棄同日申請的實用新型，而使得發明不需要修改獲得授權。
觀點三：需要修改PCT申請進入中國的發明的權利要求，使得其與在先實用新型的權利要求不同
修改發明的權利要求時，可以采用將兩項相互之間沒有引用關系的從屬權利要求或者說明書中的技術特征增加到主權中，使得其與在先實用新型的權利要求不同。這種處理方式可以克服專利法第9條第1款關于 “同樣的發明創造只能授予一項專利權”的規定，最終發明和實用新型都可以得到授權。
但是這種處理方式存在的缺陷就是，本來可以不用縮小范圍即可以授權的發明卻需要刻意的縮小，而往往通過PCT申請的技術方案對于申請人來說具有巨大的經濟效益，保護范圍的大小對于整個專利維權具有很大的影響。申請人維權時前10年可以用授權的實用新型進行維權，之后的10年由于實用新型專利權期滿終止只能用較小范圍的發明進行維權。同時申請人還需承擔實用新型和發明的年費，對于申請人來說損失也是巨大的。
總結：針對打算申請PCT國際專利，同時希望在國內盡快獲得專利權的申請人，不建議同日申請中國實用新型和PCT國際專利申請，或者先申請中國實用新型專利，之后提交PCT國際專利申請要求實用新型的優先權，以發明的形式進入中國國家階段。在發明的創造性足夠高的情況下，會導致應有的權利造成損失。
建議采取同日申請實用新型和發明，之后再要求優先權提交PCT國際專利申請，國家階段就不需要再進入中國，同樣可以實現盡快的授權?；蛘?，已經采用上述的方式時，可以在在先申請的實用新型授權之前主動撤回，避免之后發明授權時的重復授權，不過此種處理方式真的需要強大的自信。